엔지니어가 고의적인 침해를 방지하는 3가지 방법

엔지니어에게 특허 검색 도구에 대한 액세스 권한을 부여하면 회사가 고의적 침해에 대해 책임을 질 수 있습니까? 이는 IP 전문가들 사이의 공통 관심사입니다.

짐 힌튼 작성 • 게시일: 22년 2018월 XNUMX일

고의적 침해 위험 감소

한 설문 조사에 따르면 고의적 침해에 대한 우려가 전자 및 소프트웨어 업계 연구원에게 가장 높았으며, 그 중 37%는 특허를 읽지 말라고 지시받았다고 보고했습니다.

이러한 우려는 근거가 없는 것이 아닙니다. 고의적 침해 및 XNUMX배 손해에 대한 규칙이 변경된 Halo v Pulse Electronics 판결이 충분한 이유가 됩니다. 이전에는 Seagate 판결에 따라 특허 보유자가 명백한 침해에 대한 명확하고 설득력 있는 증거를 제시해야 했습니다. 그러나 Halo 판결에서는 특허 소유자가 명확하고 설득력 있는 증거를 제시할 필요가 없습니다. 대신, 침해 혐의로 기소된 사람들은 변호사로부터 의견을 구하는 등 악의적으로 행동하지 않았다는 기록을 쌓아야 합니다.

또한 Halo 의견은 법원이 침해자의 정신 상태에 초점을 맞추도록 지시함으로써 지침을 제공합니다. 법원은 (특허 소유자의 요청에 따라) 판사가 손해액을 최대 XNUMX배까지 증가시킬 수 있지만 고의적인 침해가 있는 심각한 경우에 한함을 다시 강조합니다.

그러나 의도적인 침해의 위험을 줄이기 위해 취할 수 있는 조치가 있습니다. Bereskin & Parr LLP의 엔지니어이자 특허 대리인인 Jim Hinton과의 인터뷰에서 그는 대규모 엔지니어링 팀을 관리하는 경우 고의적 침해를 피하기 위한 전략을 공유했습니다.

• 특허 검색과 운영의 자유(FTO) 검색의 차이점 이해
• 초기에 행동하고 올바른 용어를 사용하여 특허에 대한 커뮤니케이션을 제어합니다.
• 주변 설계를 통해 침해에 대해 사전 예방

특허 가능성과 FTO 검색의 차이점 이해

엔지니어는 두 가지 이유로 특허를 볼 수 있습니다. 하나는 침해에 대한 법적 질문이 나타날 수 있는 FTO 검색을 수행하는 것입니다. 이때 변호사의 조언이 고의적 침해의 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 엔지니어가 특허 검색을 하는 또 다른 이유는 특허 가능성을 평가하기 위해서입니다.

많은 IP 전문가들은 특허 검색 도구를 사용하면 플랫폼이 검색 기록과 증거 추적을 공개하는 것을 원하지 않기 때문에 비즈니스가 XNUMX배의 손해를 입을 수 있다고 우려합니다. 그러나 IP 전문가가 엔지니어에게 특허를 검색하지 말라고 요청하더라도 엔지니어가 무료 온라인 도구를 사용하여 악의적인 특허 검색을 수행하는 것을 막을 방법은 없습니다. 엔지니어와 IP 전문가는 PatSnap과 같이 제어하고 모니터링할 수 있는 특허 검색 도구를 사용하는 것이 좋습니다.

Jim은 “PatSnap은 기술 담당자가 다른 사람이 무엇을 하고 있는지 식별할 수 있는 비즈니스 및 개발 도구에 가깝습니다. 당신이 그들을 침해하고 있는지 여부를 평가하기 위해 다른 사람들이 무엇을 하고 있는지 살펴보는 것이 아닙니다. 그리고 당신은 그들이 공개한 것에 비추어 당신이 특허를 받을 수 있는지 평가하려고 하는 것이 아니라 그들이 특허 보호를 받을 가치가 있다고 생각하는 곳을 보고 싶어합니다. 따라서 그 시장 정보, 그 전략은 고의적 침해와는 거리가 멀다.

“예를 들어, 지형 분석을 통한 검색에서 얻은 결과 중 일부는 침해 여부를 확인하기 위해 실제로 개별 특허를 보고 있는 것이 아니라는 더 나은 주장을 제공합니다. 흥미로운 정보를 제공할 수 있는 데이터 집합을 보고 있습니다. 비즈니스 의사 결정자와 기술 전문가가 '이봐, 특허를 받거나 기술을 개발하기에 적합한 분야'라는 보고서를 집계하는 것은 확실히 가치가 있습니다.”

예를 들어 엔지니어가 자신의 기술에 대한 특허를 받을 수 있는지 알아보고 있을 수 있습니다. 주변 분석을 사용하여 아이디어가 어디에 있는지 확인한 다음 특허 가능성으로 인해 특허가 거부되었는지 확인할 수 있습니다. 아래 이미지는 "옵토커플러" 공간에서 거부된 특허의 풍경을 보여줍니다. 침해 위험을 찾는 대신 이 시나리오에서는 거부된 특허를 분석하여 특허 가능성을 보고 있음을 보여줄 수 있습니다.

초기에 행동하고 올바른 용어를 사용하여 특허에 대한 커뮤니케이션을 제어합니다.

고의적인 침해 가능성을 방지하려면 이메일에 올바른 용어를 사용하는 것이 중요합니다. 의도하지 않은 상황에서 "침해"라는 용어를 사용하면 곤란한 상황에 처할 수 있습니다. 포브스는 동료의 과장된 진술이나 직장 동료 사이의 사적인 생각이 담긴 '해롭지 않은' 비공식 메일이 소송에서 악용돼 오역될 수 있다고 경고했다. 예를 들어 오라클은 고의적 침해로 Google을 고소하려 했습니다. Oracle의 주요 증거 중 하나는 Google 엔지니어가 보낸 이메일이었습니다. "필요한 조건에 따라 Java 라이선스를 협상해야 합니다." 구글의 변호사들은 그 이메일이 오라클이 해석한 의미, 즉 구글이 오라클의 특허를 침해하고 있다는 의미가 아니라고 주장했습니다.

Jim에 따르면, “생각에는 두 가지 학파가 있습니다. 어떤 사람들은 이런 종류의 작업을 제XNUMX자에게 맡기고 피상적인 대화나 전화 통화만으로 문서화를 하지 않으려고 합니다. 그러나 컴퓨터에서 특허를 검색하고 있고 발견한 증거가 있다면 몇 가지 문서가 있는 것입니다.

“문제는 비법률 전문가가 '이봐, 이 특허는 문제야, 우리가 침해하고 있는 것 같아'라고 말할 것이라는 점입니다. 그들은 우리가 그것에 대한 특허를 얻지 못할 수도 있음을 의미합니다. 따라서 이와 같은 이메일은 매우 문제가 될 수 있습니다. 특허 검색을 통해 무엇을 하고 있는지 이해하고 올바른 용어를 알고 있으며 침해에 대한 잘못된 설명을 이메일에 넣지 않는 교육받은 팀을 갖는 것이 중요합니다.”

특허에 대한 커뮤니케이션을 제어함으로써 고의적 침해의 위험을 줄일 수 있습니다. 예를 들어 PatSnap의 작업 공간을 사용하면 특허에 대한 모든 통신을 모니터링할 수 있으므로 잠재적인 위험을 예측할 수 있습니다. 작업 공간을 사용자 정의할 수 있으므로 이메일을 통해 침해 여부를 묻는 대신 검토자가 사용하는 언어를 표준화하고 사람들이 볼 수 있는 특허를 규제할 수 있습니다.

예를 들어 아래 이미지는 작업 공간의 사용자 정의 필드를 보여줍니다. 필드 이름을 지정하고 "예" 및 "아니요"와 같은 간단한 응답을 선택하여 동료가 응답할 수 있는 방식을 제한할 수 있습니다.

의사소통을 제어하는 ​​또 다른 방법은 비침해 의견이 조기에 묻고 해결되도록 하는 것입니다. Greatbatch와 AVX 간의 분쟁에서 Greatbatch는 AVX를 고의적 침해로 고발했습니다. AVX는 소송 전에 비침해 및 무효 의견을 얻었고, 소송 후 제품의 디자인을 수정했습니다. 법원은 여기에서 Greatbatch의 특허가 유효하고 AVX가 침해하고 있다고 판결했지만 침해 행위가 시작되기 전에 비침해 의견이 확립되었기 때문에 AVX의 행위는 고의로 간주될 수 없습니다. AVX에 의존합니다.

FTO 검색을 수행하고 있고 침해 가능성이 있다고 생각하는 경우 위험을 중심으로 설계하는 것이 현명할 수 있습니다. Faegre Baker Daniels LLP의 직원에 따르면 고의로 침해했다는 주장에 반박할 수 있는 능력은 노력에 대한 설계의 증거를 강력하게 뒷받침할 것입니다. 귀하의 설계 노력으로 침해를 피할 수 없더라도 제대로만 수행하면 상당한 손해를 입을 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

잠재적인 침해를 발견하려면 기술 공간을 살펴봄으로써 혁신 주기 초기에 계획하는 것이 중요합니다. 기술의 일부 구성 요소를 변경하면 고의적 침해 위험을 줄일 수 있습니다. Jim은 다음과 같이 설명합니다. 그리고 [침해]하는 경우 간단하고 쉬운 설계 우회가 있을 수 있습니다. 조기에 잡는 것은 큰 자산입니다. 제품이 출시되기 전에 요소를 제거하거나 단계를 제거하여 잠재적으로 침해할 수 있는 특허를 쉽게 설계할 수 있다는 것을 알고 있다면 침해를 완전히 피할 수 있습니다.”

특허를 읽으면 다른 곳에서는 찾을 수 없는 귀중한 기술 정보를 연구자에게 제공할 수 있습니다. 특허 분석을 수행함으로써 주변 디자인에 적용할 수 있는 업계의 다른 기술을 식별할 수 있습니다.

예를 들어, 아래 이미지는 광커플러 특허에 대한 상위 IPC를 보여줍니다. 귀하의 기술이 어떤 IPC에 속하는지 식별한 다음 다른 회사가 디자인 어라운드가 있는지 이해하기 위해 무엇을 하고 있는지 살펴볼 수 있습니다.

짐 힌튼 소개

Jim은 변호사, 엔지니어, 특허 및 상표 대리인입니다. 그는 기계, 소프트웨어, 하이테크, 녹색 기술, 통신 및 자동차 발명에 대한 산업 디자인, 영업 비밀 및 특허를 포함한 광범위한 기술에서 발명가의 지적 재산권을 보호하기 위해 일합니다.

숙련된 엔지니어로서 Jim은 자동차/대형 트럭 부품 제조업체에서 일했습니다. 그는 또한 유리 섬유 및 섬유 강화 플라스틱 제조 산업에서 엔지니어링 설계 및 프로젝트 관리를 전문으로 했습니다.

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웹 사이트: 베레스킨앤파